ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні (четверта міжнародна щорічна конференція)

Булат Н. М.,

аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Статистичні дані свідчать про зростання кількості реєстрацій доменних імен. Так, лише приватних доменних імен другого рівня у домені .UA станом на 1 листопада 2020 року нараховується 23627, що на 83 доменних імені більше, ніж у попередньому місяці [1]. Проте питання правової охорони доменних імен в Україні лишається не вирішеним. Разом з тим законодавчі положення, прийняті з метою охорони прав на торговельні марки від можливих порушень з боку реєстрантів доменних імен, фактично обмежили можливість захисту прав на доменні імена, встановивши пріоритет торговельних марок над доменними іменами [2, c. 238-239]. З огляду на це виникає питання, за яких умов відповідно до українського законодавства можна захистити права на доменні імена, тотожні (схожі) з торговельною маркою (її частиною). Розглянемо такі можливості.

1. Реєстрація та використання доменного імені не пов’язані з наведеними у свідоцтві на торговельну марку товарами та послугами чи зі спорідненими з ними. 

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону» [3, абз. 2 ч. 1 ст. 20]. Саме посилання на п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дає підстави стверджувати, що за українським законодавством реєстрація та використання доменного імені, не пов’язані з наведеними у свідоцтві на торговельну марку товарами та послугами чи зі спорідненими з ними, не є порушенням прав на торговельну марку [4, c. 102]. Разом з тим варто підкреслити, що таке положення передбачено у законодавстві. Натомість норми «Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена» (далі – UDRP), що переважно застосовуються арбітражними установами, не пов’язують реєстрацію та використання доменних імен з відповідними товарами чи послугами [5, c. 46]. У контексті ефективності охорони прав на торговельні марки більш доцільним вважаємо підхід UDRP, адже недобросовісна реєстрація та використання доменних імен може не стосуватися виробництва товарів або надання послуг [5, c. 46]. Проте, розглядаючи можливості захисту прав на доменні імена за українським законодавством, варто виділити окреслений вище випадок.

2. Реєстрант доменного імені є одночасно володільцем прав на відповідну торговельну марку. 

Так, Господарський суд м. Києва, розглядаючи справу щодо доменного імені “24.ua”, зіткнувся зі ситуацією, коли дві особи були володільцями однакових знаків для товарів і послуг, зареєстрованих для різних класів товарів [6]. Відмовляючи у визнанні за позивачем права на спірне доменне ім’я, суд виходив, зокрема, з того, що першість у реєстрації доменного імені належить іншій особі, і тому переделегування доменного імені не є можливим [6].

3. Можливості для захисту прав на доменне ім’я, передбачені ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3, ч. 6 ст. 16]. 

Варто підкреслити, що в українському законодавстві немає спеціальних норм, які були б спрямовані безпосередньо на охорону доменних імен [5, c. 47]. Однак ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить загальні випадки, на які не поширюється виключне право володільця торговельної марки на заборону іншим особам використовувати відповідне позначення [5, c. 47]. Серед них зокрема – «здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки» [3, абз. 2 ч. 6 ст. 16], «некомерційне використання знака» [3, абз. 8 ч. 6 ст. 16], «добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес» [3, абз. 10 ч. 6 ст. 16].

Щодо перших двох положень, очевидно, їх зміст має охоплювати використання позначень у доменних іменах, проте з огляду на те, що дані норми не є спеціальними стосовно регулювання відносин у сфері доменних імен, на практиці при вирішенні спорів щодо доменних імен вони не застосовуються [5, c. 47]. Так, передусім звертає увагу той факт, що, на відміну від абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», який розглядає як порушення прав на торговельну марку використання відповідних позначень у доменних іменах, прямої вказівки на випадки правомірного використання доменних імен абз. 2 і 8 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містять. Із огляду на це виникає питання про доцільність доповнення ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» абзацом 2.

Адже на захист від порушень прав на торговельну марку, у тому числі реєстрантами доменних імен, спрямовано положення абз. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України» [3, абз. 1 ч. 1 ст. 20].

Таким чином, передбачивши спеціальну норму, яка охороняє права на торговельну марку від можливих зловживань із боку реєстрантів доменних імен, законодавець не передбачив спеціальних норм, які б охороняли права на доменне ім’я від зворотного захоплення з боку володільців торговельних марок [2, c. 238-239].  Видається можливим, що абз. 10 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» мав би бути спрямований на охорону прав безпосередньо на доменні імена [7, c. 331]. Так, відповідно до цього абзацу «виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на … добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес» [3, абз. 10 ч. 6 ст. 16].

Варто зауважити, що саме на захист прав на добросовісно зареєстровані та використовувані доменні імена спрямовані положення UDRP [8, 4(c)]. Утім формулювання норми абз. 10 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є вельми суперечливим [7, c. 331]. Так, у ній застосовується поняття «адреса», яке жодним чином у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не визначено [3].

Можна припустити, що законодавець мав на увазі інтернет-адреси, тобто доменні імена, адже, як зазначає з цього приводу М. Долотов, «не зрозуміло … які ще адреси можуть використовуватись з порушенням прав на знак для товарів та послуг» [9, c. 97], з огляду на що М. Долотов пропонує замінити в абз. 10 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» слово «адреса» на слово «доменне ім’я» [9, с. 97]. Та поки відповідне положення лишається без змін і через некоректне формулювання досліджуваної норми суди не застосовують її на практиці та не посилаються на неї у своїх рішеннях [5, c. 47].  

Таким чином, з метою забезпечити охорону торговельних марок від можливих порушень із боку реєстрантів доменних імен український законодавець встановив, що «порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону» [3, абз. 2 ч. 1 ст. 20]. Із огляду на таке положення реєстрант доменного імені може захистити свої права у випадку, коли реєстрація та використання доменного імені не пов’язані з товарами чи послугами, наведеними у свідоцтві на торговельну марку чи спорідненими з ними [4, c. 102].

Можливість захистити права на доменне ім’я існує також у реєстранта, який одночасно є володільцем прав на відповідну торговельну марку. Певні можливості для захисту прав на доменні імена надаються на підставі абз. 2 та абз. 8 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3, абз. 2, 8 ч. 6 ст. 16]. Проте дані норми не є спеціальними стосовно регулювання відносин у сфері доменних імен, через що на практиці при вирішенні доменних спорів вони не застосовуються [5, c. 47]. Що ж до положення абз. 10 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», воно є некоректно сформульованим [5, c. 47].

Така ситуація свідчить про недостатність можливостей для захисту прав на доменне ім’я. На нашу думку, доменне ім’я має стати законодавчо визнаним об’єктом права інтелектуальної власності, а охорона прав на інші об’єкти (у тому числі торговельні марки) від можливих поршень із боку реєстрантів доменних імен має бути забезпечена з урахуванням концепції добросовісності, втіленій у UDRP, та теорії співвідношення доменного імені зі суміжними об’єктами [5, c. 49]. 

Список використаної літератури

1. Статистика – жовтень 2020. URL: https://hostmaster.ua/UAstat/2020/?202010 (дата звернення: 10.11.2020.
2. Булат Н. М. Правова регламентація відносин у сфері доменних імен в Україні: сучасний стан і перспективи. Сучасний рух науки : тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019. Т.1. 752 с. С. 238-243.
3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 № 3689-XIІ зі зм. та доп., внес. зг. із законами України; станом на 14.10.2020 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення: 10.11.2020).
4. Булат Н. М. Поняття брендового кіберсквотингу та шляхи боротьби з ним. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Правознавство». 2018. Т. 23. Вип. 1 (32). С. 98-110. DOI 10.18524/2304-1587.2018.1(32).133826
5. Булат Н. М. Використання доменних імен і суміжних об’єктів: перспективи законодавчого вдосконалення. Правові новели. 2020. № 11. С. 45-50. DOI https://doi.org/10.32847/ln.2020.11.06
6. Рішення Господарського суду м. Києва від 26 червня 2014 року у справі № 910/1116/14. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/39554980 (дата звернення: 10.11.2018).
7. Bulat N. A domain name and a trademark: a comparison and a relationship according to Ukrainian legislation. The Lawyer Quarterly. 2020. Vol. 10. № 3. P. 324-336.
8. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : Approved by ICANN on October 24, 1999. URL: https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en (last accessed: 10.11.2020).
9. Долотов М. Зворотне захоплення доменних імен та українське законодавство. Інформація і право. 2013. № 1 (7). С. 89-98.